Аренда товарного знака

Вопрос: ИП планирует зарегистрировать торговый знак на одежду. Затем ООО берет у ИП в аренду торговый знак и оплачивает арендную плату. Установить ее можно по соглашению сторон в фиксированном виде? Или это должен быть процент от продаж?

ИП и директор ООО одно и тоже физическое лицо. Может ли в этом случае ИП передать ООО в аренду торговый знак? Возможно у вас есть какая то подборка по товарному знаку?

Сообщаю Вам следующее:

Правообладатель вправе использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в т.ч. может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Таким образом, ИП может предоставить право использования товарного знака ООО по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

Закон не ограничивает вас в выборе форм вознаграждения, но на практике обычно используют две формы (п. 5 ст. 1235 ГК РФ):

  • паушальный платеж — фиксированный и разовый;
  • роялти — периодические платежи в фиксированном размере или в виде процентных отчислений от дохода или выручки лицензиата.

В одном договоре вы можете закрепить комбинированное вознаграждение: и роялти, и паушальный платеж. Это поможет учесть экономические интересы обеих сторон. Паушальный взнос окупает расходы лицензиара на подготовку документации на объект и его передачу, гарантирует ему доход. На практике он может составлять до 25% от цены договора. Роялти в виде процентов от дохода гарантирует лицензиару участие в прибыли лицензиата от использования объекта, а лицензиату — что ему не придется уплатить больше, чем он заработает, используя объект.

Документы КонсультантПлюс для ознакомления:

Документ 1

Исключительное право на товарный знак

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования и распоряжения товарным знаком (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Содержание исключительного права на товарный знак отражено в ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ.

Правообладатель вправе использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в т.ч. может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Для оповещения об исключительном праве на товарный знак используется знак охраны, состоящий из латинской буквы «R» (в окружности или без нее) либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» (ст. 1485 ГК РФ).

Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ).

Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Как следует из п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Суд по интеллектуальным правам в решении от 06.08.2014 N С01-478/2013 по делу N А40-81529/2013 отметил: само по себе заключение правообладателем гражданско-правовых сделок в отношении прав на товарный знак в отсутствие действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот не может быть признано использованием товарного знака.

…Лицензионный договор на товарный знак

Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

В частности, по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

На основании п. 1 ст. 1490 ГК РФ лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ)…

Статья: Товарный знак (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

Документ 2

Как составить лицензионный договор

Составьте договор в виде одного документа, подписанного обеими сторонами.

Обязательно согласуйте предмет договора. Для этого детально опишите объект интеллектуальной собственности и укажите реквизиты документа, который подтверждает права на него. Установите конкретные способы, которыми можно использовать объект, и вознаграждение лицензиара. Эти условия, как и предмет договора, — существенные, без них договор не будет заключенным.

Желательно указать в договоре, какая лицензия предоставлена — исключительная или нет. Иначе она будет считаться неисключительной.

  1. В какой форме составить лицензионный договор
  2. Какие условия нужно обязательно согласовать в лицензионном договоре
  3. Какие условия рекомендуется включить в договор
  1. В какой форме составить лицензионный договор

По общему правилу лицензионный договор составляется в письменной форме, иначе он будет ничтожен (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10). Для удобства рекомендуем составить его в форме одного документа, который подпишут обе стороны (п. 2 ст. 434 ГК РФ).

Устная форма допускается лишь для договора о предоставлении права использовать произведение в периодическом печатном издании (п. 2 ст. 1286 ГК РФ).

В ряде случаев закон предусматривает упрощенный порядок заключения договора на предоставление простой (неисключительной) лицензии, который является договором присоединения:

  • для произведений науки, литературы или искусства: условия лицензии должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены так, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования. В лицензии может быть указано, какие действия считаются акцептом ее условий (п. 1 ст. 1286.1 ГК РФ);
  • для программ ЭВМ и баз данных: условия лицензии должны быть изложены на экземпляре программы или базы данных, на его упаковке, в электронном виде. Пользователь начинает использовать программу или базу данных и тем самым соглашается на заключение договора на предложенных условиях (п. 5 ст. 1286 ГК РФ).
  1. Какие условия нужно обязательно согласовать в лицензионном договоре

Согласуйте в договоре существенные условия (п. 1 ст. 432 ГК РФ):

  • предмет лицензионного договора;
  • способы использования объекта;
  • вознаграждение лицензиара;
  • другие условия, если по заявлению одной из сторон по ним должно быть достигнуто соглашение.

Если вы заключаете договор в отношении товарного знака, вам нужно также указать перечень товаров, в отношении которых лицензиат вправе его использовать (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

Без существенных условий договор по общему правилу считается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ).

См. также: Какие последствия наступят при признании договора незаключенным

Если ваш договор заключается в упрощенном порядке, то вам не нужно согласовывать все существенные условия, как в обычном договоре. Например, предоставляя права на программу для ЭВМ, можно изложить все условия лицензии на экземпляре программы или его упаковке, а также в электронном виде, и пользователь примет их на условиях присоединения (п. 5 ст. 1286 ГК РФ). Для открытой лицензии на произведения науки, литературы, искусства или неисключительной лицензии на объекты смежных прав цену нужно оговорить, только если вы решите, что лицензия не будет безвозмездной (п. п. 1, 3 ст. 1286.1, п. 2 ст. 1308 ГК РФ).

2.1. Предмет лицензионного договора

Для его согласования опишите объект, право на использование которого предоставляется по договору, укажите его полное наименование и индивидуальные признаки. Приведите реквизиты документа, который удостоверяет права на зарегистрированный объект (патент, свидетельство) (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Вы можете перенести описание объекта в приложение к договору, например, если оно очень объемное.

Проверьте, чтобы все формулировки в отношении зарегистрированных объектов (включая транслитерации иностранных имен и названий) совпадали с данными госреестров. Иначе Роспатент не зарегистрирует предоставление права (пп. «в» п. 17, пп. «в» п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 24.12.2015 N 1416).

Также можно заключить лицензионный договор, предусматривающий предоставление права использования объекта, который будет создан (возникнет) в будущем. В этом случае предмет договора должен быть индивидуализирован таким образом, чтобы можно было определить конкретный объект на момент предоставления права его использования (п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

2.2. Способы использования объекта

Установите в договоре способы использования объекта, которые не противоречат закону и которые готов разрешить лицензиар (п. 1, пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

За основу можете взять типовые открытые перечни из закона в отношении нужного вам объекта, например:

  • для произведений (включая и программы ЭВМ) — из п. 2 ст. 1270, ст. 1261 ГК РФ;
  • для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов — из п. 2 ст. 1358 ГК РФ;
  • для товарных знаков — из п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Если вы не закрепите какой-то конкретный способ в договоре, он не будет считаться предоставленным (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

2.3. Вознаграждение за использование объекта

Установите в договоре размер вознаграждения лицензиара за предоставление прав или порядок его исчисления.

Вы также можете прямо предусмотреть в договоре его безвозмездность, так как закон это допускает (п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10). Однако, если вы и ваш контрагент — коммерческие организации и ваш лицензионный договор — исключительная лицензия, которая действует на территории всего мира и весь срок действия исключительного права, плату за нее в любом случае придется предусмотреть (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

Закон не ограничивает вас в выборе форм вознаграждения, но на практике обычно используют две формы (п. 5 ст. 1235 ГК РФ):

  • паушальный платеж — фиксированный и разовый;
  • роялти — периодические платежи в фиксированном размере или в виде процентных отчислений от дохода или выручки лицензиата.

В одном договоре вы можете закрепить комбинированное вознаграждение: и роялти, и паушальный платеж. Это поможет учесть экономические интересы обеих сторон. Паушальный взнос окупает расходы лицензиара на подготовку документации на объект и его передачу, гарантирует ему доход. На практике он может составлять до 25% от цены договора. Роялти в виде процентов от дохода гарантирует лицензиару участие в прибыли лицензиата от использования объекта, а лицензиату — что ему не придется уплатить больше, чем он заработает, используя объект.

Пример условия о роялти:

За использование товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение, которое состоит из:

  • паушального платежа в сумме 100 000 (сто тысяч) руб. Паушальный платеж лицензиат выплачивает в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора;
  • ежемесячных роялти-платежей, равных 3% от дохода лицензиата от продажи третьим лицам произведенной продукции, на которой размещен товарный знак.
  1. Какие условия рекомендуется включить в договор

Закон обозначает и ряд других важных условий лицензионного договора, помимо существенных. Рекомендуем согласовать позицию сторон по ним и закрепить ее в договоре, иначе будет применяться правило, которое установлено законом. Среди таких условий, в частности, вид и срок действия лицензионного договора.

3.1. Вид лицензии

Существует два вида лицензии (ст. 1236 ГК РФ):

  • простая (неисключительная) — лицензиар сохраняет за собой право выдавать такие же лицензии другим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ);
  • исключительная — лицензиар не вправе выдавать такие же лицензии другим лицам. Если вы выберете такой вид лицензии, укажите в договоре, может ли сам лицензиар использовать объект в пределах, в которых отдал его использование лицензиату. Иначе лицензиар лишится этого права (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Если вы не укажете в договоре вид лицензии, она будет считаться простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Если в договоре предусмотрено несколько способов использования объекта, то вы можете определить вид лицензии по каждому способу отдельно (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

3.2. Срок лицензии

Установите в договоре срок его действия (срок лицензии). Если в договоре нет условия о сроке, то по общему правилу он считается заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Учтите, что срок договора не может превышать срок действия исключительного права на объект. При этом у каждого объекта он свой. Например, для изобретений он составляет 20 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1363 ГК РФ), для товарных знаков — 10 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Для ноу-хау точный срок не определен, и право на него действует до тех пор, пока сведения, которые составляют его содержание, остаются конфиденциальными (ст. 1467 ГК РФ).

Если срок в лицензионном договоре превышает срок действия исключительного права, договор считается заключенным только на срок действия этого права (п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Если вы не хотите ограничивать лицензию конкретным сроком, то можете написать в договоре, что право использовать объект предоставляется на весь срок действия исключительного права на него. Указывать срок действия права не нужно. В таком случае, когда срок действия права будет продлен в установленном порядке, произойдет автопролонгация лицензионного договора (Позиция Суда по интеллектуальным правам, п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

3.3. Прочие условия

Независимо от вида объекта рекомендуем дополнительно предусмотреть в договоре в том числе:

  • заверение лицензиара о правах: что они действительны на дату подписания договора и принадлежат ему. Это подтверждение будет иметь силу заверения об обстоятельствах (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). За его недостоверность можно установить неустойку;
  • вправе ли лицензиат выдавать сублицензии и если да, то на какие способы использования из предоставленных ему (п. 1 ст. 1238 ГК РФ, п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10);
  • пределы использования лицензиатом прав. В частности, вы можете указать конкретную территорию, где допускается использование, иначе лицензиат будет вправе использовать объект на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ). Также вы можете установить запрет на изменение (модернизацию) объекта, ограничения тиража и т.п.;
  • порядок предоставления отчетов лицензиатом лицензиару. Иначе лицензиат должен будет предоставлять их лишь по прямому требованию лицензиара. Вы можете также полностью исключить предоставление отчетов (п. 1 ст. 1237 ГК РФ);
  • порядок оказания техподдержки лицензиаром лицензиату, консультаций в отношении использования объекта, а также передачи обновлений. Это поможет лицензиату наладить коммерческие и производственные процессы с использованием объекта;
  • обязанность лицензиата следовать инструкциям лицензиара по использованию объекта. С помощью такого условия лицензиар сможет контролировать качество продукции или работ (услуг), которые будут производиться с использованием объекта, а лицензиат — достичь ожидаемых показателей прибыли от использования объекта;
  • момент прекращения договора при немотивированном отказе от него лицензиара (если такое право предусмотрено договором). Его лучше установить спустя некоторое время после получения лицензиатом уведомления, например 30 — 40 дней. Это поможет лицензиату перестроить свою коммерческую деятельность без серьезных финансовых потерь;
  • ответственность за нарушение исключительного права на объект. Например, можно предусмотреть штрафную неустойку. Однако имейте в виду: при толковании условий о штрафной неустойке в договоре присоединения суд будет учитывать, не поставлен ли лицензиат в положение, которое существенно затрудняет согласование иного содержания таких условий в силу явного неравенства переговорных возможностей (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).

Образец лицензионного договора

Готовое решение: Как составить лицензионный договор (КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

Успешное развитие бизнеса зависит не только качества и свойств продукции, но и от возможности привлечь к товару внимание потребителей. Для этого используются товарные знаки, позволяющие идентифицировать продукцию и выделить ее среди предложений конкурентов.

Закон допускает коммерческое использование собственных товарных знаков, либо полученных на временных условиях от иных правообладателей. Чтобы приобрести право пользования обозначением, необходимо заключить с владельцем объекта лицензионный договор.

Правила аренды

Хотя товарные знаки не относятся к имущественным активам, они имеют конкретную стоимость. При передаче прав другим лицам, владелец обозначения может самостоятельно определить стоимость интеллектуальной собственности. Если с такой оценкой будет согласен арендатор, заключение лицензионного соглашения пройдет по следующим правилам:

  • договор оформляется в виде письменного документа и должен быть зарегистрирован в Роспатенте;
  • при согласовании условий лицензионного пользования, контрагенты могут предусмотреть любой срок аренды, однако он не должен превышать период действия свидетельства;
  • текстом соглашения определяется материальная выгода, которую получит владелец объекта – вознаграждение может выплачиваться единовременно, в форме месячных платежей, в виде процентов от реализации и т.д.

Использование товарных знаков носит коммерческий характер, так как они служат для идентификации продукции юридических лиц или предпринимателей. Аренда известного товарного знака позволяет включить репутационную составляющую в добавочную стоимость продукции. Определение стоимость прав может осуществлять через независимых оценщиков.

Условия договора

Размер и порядок выплаты вознаграждения является только одним из важных условий лицензионного соглашения. При передаче прав на обозначение, в тексте договора нужно предусмотреть следующие пункты:

  • срок лицензии – если это условие отсутствует в тексте документа, соглашение будет действовать на неопределенный срок;
  • реестр видов продукции, на которую распространяется действие лицензии – стороны должны учитывать классы товаров, указанных в содержании свидетельства;
  • территориальные границы, в пределах которых разрешается использование знака, также определяются сторонами по взаимному согласию – например, может быть указан отдельный регион страны или местность, либо территория нескольких государств (при наличии международного свидетельства);
  • положения об ответственности сторон за нарушением условий соглашения.

Права на товарный знак могут передаваться в рамках договора франчайзинга (коммерческой концессии), однако регистрации подлежат именно лицензионные соглашения. Наряду с торговыми марками, по лицензии могут передавать права на иные объекты интеллектуальной собственности (промышленные образцы, ноу хау и т.д.).

После передачи товарного знака на условиях аренды (лицензии), он может быть использован в пределах, указанных в соглашении:

  • для обозначения продукции – при реализации в торговых сетях, при дистанционной торговле и т.д.;
  • для маркетинговых и рекламных компаний;
  • для увеличения инвестиционной стоимости бизнес-проектов;
  • для передачи иным лицам на условиях сублицензии (если такое право предоставлено исходным соглашением).

При нарушении условий сделки, владелец обозначения может предъявлять требование о незамедлительном устранении указанных фактов, возмещения убытков. Кроме того, взыскать убытки иди компенсацию ущерба можно в судебном порядке. Типичным нарушением лицензионного соглашения является реализация продукции за пределами региона или местности, указанной в тексте документа. При существенных нарушениях закон допускает одностороннее расторжение соглашения через суд.

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх